A. IL CASO:
Lo Studio ha recentemente approfondito una questione relativa a condotte di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn.1 e 3, c.c.
Il contenzioso è nato tra due ex soci – i Sigg.ri M.R. e E.S. – di due società – la società “Alfa” e la società “Beta” – i quali avevano deciso di interrompere i loro rapporti in seguito ad una serie di incomprensioni e di controversie intercorse tra i due, stipulando, da ultimo, un atto di transazione con la precipua volontà di definire tutte le posizioni giuridiche, economiche e personali relative ai rapporti societari intercorsi in passato. Ed in particolare, con tale accordo, le parti hanno stabilito i rispettivi obblighi al fine di definire alcuni rapporti pendenti, tra cui, in particolare, la reciproca riconsegna di tutte le licenze, i dispositivi, i profili “sociali”, le credenziali PEC, e-mail, etc.; nonché la previsione di obblighi di riservatezza, non concorrenza e divieto di sviamento della clientela per i successivi tre anni;
Poche settimane dopo, in esecuzione di quanto altresì disposto dall’anzidetto accordo transattivo, le parti hanno stipulato l’atto di permuta/acquisto quote a seguito del quale M.R. è divenuto titolare del residuo 50% delle quote della società Alfa., offrendo egli stesso in permuta il 50% delle quote della società Beta all’ex socio E.S.
Senonché, successivamente al perfezionamento dell’accordo transattivo, E.S. ha posto in essere un’ampia serie di condotte ostative, illecite e in palese violazione dell’accordo medesimo e, più in generale, tanto dei fondamentali canoni di buona fede, quanto dei dettami di leale concorrenza. Tra tali condotte, invero, si annoverano, segnatamente ai fini che interessano in questa sede: (i) attività in concorrenza sleale volte allo sviamento della clientela della società Alfa, attraverso comportamenti e mezzi artificiosi e scorretti, inducendo in mala fede i clienti della società Alfa a sottoscrivere dei nuovi contratti sulla falsa convinzione di conferire incarichi alla suddetta società, procedendo poi a fatturare l’attività svolta direttamente con la Partita IVA personale di E.S. e ad incassare i relativi compensi direttamente sul proprio conto corrente, con il lampante intento di nascondere tali transizioni; (ii) impostazione di un re-inoltro automatico in favore della e-mail di proprietà di E.S. di tutte le e-mail in entrata sulle caselle dei dipendenti della società Alfa, predisponendo la doppia autenticazione con la propria e-mail, oltre che per l’account Microsoft di proprietà della società Alfa, per la gestione di tutti i computer aziendali e le relative commesse; (iii) si è appropriato di dati informatici, licenze software, chiavette USB, dispositivi, profili social, credenziali di accesso alla PEC della società Alfa, causando così un evidente distrazione della clientela della stessa in favore proprio e della società Beta.
La società Alfa è altresì venuta casualmente a conoscenza del fatto che, pochi mesi dopo la sottoscrizione dell’accordo transattivo tra i due ex soci, E.S. ha inviato all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti una richiesta di registrazione del marchio utilizzato da sempre dalla società Alfa – il quale aveva raggiunto una notorietà estesa a livello nazionale anche in ragione dei diversi progetti avviati dalla società Alfa su tutto il territorio – addirittura allegando il logo realizzato ed utilizzato da anni dalla società Alfa nella carta intestata, nel sito ufficiale, nell’insegna e in tutti i documenti ufficiali e ufficiosi della stessa.
Tale ulteriore condotta, evidentemente in mala fede, riveste a tutti gli effetti un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ed è stata oggetto di numerose lettere di diffida.
Alla luce del silenzio di E.S., la società Alfa si è trovata costretta ad agire per le competenti sedi giudiziarie.
B. L’APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA:
La disciplina generale in ambito di concorrenza sleale è prevista all’art. 2598 c.c., ed in particolare, per ciò che rileva ai fini della questione suesposta, ai suoi nn. 1 e 2 i quali sanzionano, rispettivamente, le condotte di confusione e di sviamento della clientela.
Ai sensi dell’art. 2598 c.c., infatti, «Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri […] o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; […] 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda».
A ben vedere, la disposizione di cui all’art. 2598, n.1, c.c. nell’imporre il divieto a chiunque di usare segni distintivi già utilizzati da altri, non condiziona la protezione del pre-utilizzatore alla condizione che lo stesso abbia proceduto alla registrazione del marchio, bensì richiede esclusivamente che questo lo abbia impiegato «legittimamente». Tale ipotesi, invero, ricomprende l’istituto del c.d. “marchio di fatto”, parimenti tutelato dal nostro ordinamento, ovverosia a quel marchio che, seppur privo di registrazione, sia stato utilizzato prima della eventuale registrazione operata da terzi e che abbia raggiunto un livello di notorietà non puramente locale. Difatti, qualora il marchio non registrato goda di una diffusione più estesa di quella “locale”, l’intensità della protezione apprestata dal legislatore nei confronti del pre-utilizzatore fa sì che la successiva registrazione del marchio da parte di terzi comporti la vera e propria nullità del suddetto marchio per assenza di novità e liceità ex art. 12, 1° comma, lett. a) e b), art. 14, 1° comma, lett. c), art. 22, 1° comma, e art. 25, 1° comma, lett. a) e b), CPI (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10519, Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2015, n. 22350). Alla tutela del marchio di fatto offerta dalla legislazione complementare, quindi, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1 n.1 e n.3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l’utilizzo esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità̀ del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell’attività̀ di concorrenza sleale. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda della società Alfa relativa alla qualificazione della condotta di E.S. e della Società Beta come una fattispecie di concorrenza sleale “confusoria” nonché non conforme ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c. dovrebbe essere accolta, proprio con riguardo all’illegittimo utilizzo del segno distintivo utilizzato ed ideato dalla società Alfa la quale ha fatto acquisire una notorietà nazionale allo stesso segno distintivo. Sussiste, quindi, un atto di concorrenza sleale, specialmente poiché dal punto di vista grafico, il marchio registrato dalla Beta è totalmente sovrapponibile al segno utilizzato da Alfa. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità̀ è ferma nel ritenere che «l’apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilità̀ fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica» (in tal senso, Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. Civ. 28 gennaio 2010, n. 1906; Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6193).
Inoltre, la circostanza per cui la richiesta di registrazione del suddetto marchio da parte dei convenuti fosse stata depositata a seguito della notifica di numerose diffide e messa in mora da parte della società Alfa, la quale è rimasta senza risposta, denotano certamente la scorrettezza delle condotte di E.S. (sul punto, cfr. Trib. di Napoli, Sez. specializzata in materia di imprese, 26 aprile 2022, n. 4007).
Tali condotte di E.S. e di Beta, evidentemente contrarie alla correttezza professionale, potrebbero già di per sé rappresentare comportamenti idonei ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.
Ma vi è di più. Difatti, E.S. ha attuato una serie di condotte ostative e illecite, tra cui: (i) comportamenti e mezzi artificiosi e scorretti, che hanno indotto in mala fede i clienti della società Alfa a sottoscrivere contratti con la società Beta sulla falsa convinzione di conferire incarichi alla prima, per poi provvedere alla fatturazione con la Partita IVA personale di E.S. e all’incasso sul proprio conto corrente; (ii) la predisposizione della doppia autenticazione con la propria e-mail personale di tutti gli account dei dipendenti della società Alfa, nonché l’account principale della Alfa stessa, cagionandone il malfunzionamento e, dunque, privando Alfa dei suoi legittimi strumenti lavorativi; (iii) appropriazione di dati informatici, licenze software, chiavette USB, dispositivi, credenziali di accesso alla PEC della società Alfa, causando, evidentemente, la distrazione della clientela di quest’ultima, in proprio favore; (iv) il mantenimento, fino a poco prima dell’inizio del giudizio, della sede sociale della società Beta presso lo stesso indirizzo della società Alfa, e ciò, evidentemente, al fine di confondere la clientela della Alfa sulla coincidenza delle Società.
Tali comportamenti sono sicuramente da considerarsi idonei a danneggiare la società Alfa, così come richiesto dall’art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi peraltro considerare che, nella sua qualità di ex socio di Alfa, E.S. poteva godere di una certa facilità nell’accedere ad informazioni privilegiate e, in particolare, ad ottenere i dati necessari ai fini dell’utilizzo di sistemi informatici della società Alfa. A tal riguardo, si segnala peraltro che, come più volte statuito dalla S.C., un illecito sviamento di clientela, costituente senza dubbio concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., ben può essere attuato – come nella fattispecie – anche attraverso un ex dipendente di un’azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale (cfr., ex multis, Cass. 18 agosto 2004 n. 16156).
